特許出願をせず、先使用権による保護を図る場合の取り組みとは?

先使用権による保護

先使用権は、他者(特許権者)による特許出願時以前から、独自に同一内容の発明を完成させ、さらに、その発明の実施(生産、販売、使用など)である事業をし、あるいは、その実施事業の準備をしていた者(先使用権者)に認める権利です。先使用権者は、法律の定める一定の範囲で、当該他者の特許発明を無償で実施し、事業を継続することができます(特許法第79条)。特許出願を行うことで新規発明を社会に公表した特許権者と、特許出願は行わなかったが自社で完成させた発明を従来から実施していた先使用権者との間の公平を図る観点から認められているものです。
先使用権は、特許庁などの官庁に届け出ることで認められるものではありません。特許権者から特許権の行使(警告書、侵害訴訟の提起など)を受けた場合に、先使用権者が裁判所において先使用権の主張、立証を行い、裁判所が先使用権の成立を認めたときに、当該特許権者の特許権に対して効力を有する(=特許発明を無償で実施し、事業を継続できる)ものです。
すなわち、先使用権による事業の継続が認められるためには、特許権侵害訴訟において先使用権の抗弁が認められるだけの客観的な証拠が必要となります。

先使用権で保護を受けるための証拠収集

先使用権を主張したい場合、先使用権の成立が認められるために必要なすべての事情を立証する必要があります。
このため、事業で実施している発明を自社で完成させていたこと、完成させた発明を会社の事業として実施するべく準備し、事業開始した経過、事業開始後の実施形式の変更などの履歴、等々を、それぞれの時点で、それぞれ資料として残しておく必要があります。
さらに、単に資料を収集しておくだけでは足りず、他社から特許権侵害の訴訟を受けたことを想定して、客観的に先使用権を証明できるように効果的に証拠を確保していることが重要です。
特許権の権利存続期間は出願日から20年間を越えないのが原則です。しかし、「特許出願を行わず、他社から『特許権侵害です』との攻撃を受けたならば先使用権を主張して抗弁しよう」と考えた技術内容を、他社が、いつ特許出願するかはわかりません。そこで、上述した資料に関しては、自社で発明を完成させ、事業化した事業が継続している等の長期にわたって保存する取り組みが必要になります。
この長期にわたって保存する資料の証拠力を高める手法の例として、公証制度とタイムスタンプがあります。

公証制度

先使用権の立証に使用する上述した資料を保存する目的で公証役場の公証人による認証を得る方法があります。
例えば、上述した資料(文書だけでなく、製品等の物自体や、映像や実験データ等が入ったDVDなど)を箱詰めし、箱詰めした内容物についての説明文書(会社代表者の記名、会社代表印捺印の私署証書)に公証人によって確定日付の付与を受け、それで箱の継ぎ目などを隠すように箱に貼りつけ、貼りつけた説明文書と箱との境目に公証人により確定日付印で契印(割印)を受ける、等のやり方があります。
公証制度については法務省のHPで説明されています。

タイムスタンプ

近年、企業等における技術・営業資料の多くが電子文書の形態で保管され、電子文書管理の重要性が高まってきています。また、特許権侵害訴訟において営業秘密の保有や先使用権を立証するために、いつの時点から、関連する技術・営業資料を作成・保有していたかの証明が重要になることに鑑みて、「タイムスタンプ保管サービス」が提供されています。「タイムスタンプ保管サービス」は、電子文書が存在したことを証明する「鍵」であるタイムスタンプトークンを預かるサービスで、特許庁の協力の下、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が、2017年(平成29年)3月27日から、提供を開始しています。上述した資料を電子化し、タイムスタンプを利用して保全を図ることもできます。
詳しくは、経済産業省のHP「タイムスタンプ保管サービス」で説明されています。

先使用権で保護を図る場合の注意点

特許出願を行わないと決定した技術やノウハウについて先使用権で保護を図ろうとする場合、他社が特許請求する発明をどのように表現(記載)して特許出願し、特許取得するかは不明です。このため、将来の先使用権主張に備えて、発明の完成から事業の開始までの資料などを十分に備えていたとしても、成立した他社の特許権の効力が及ぶ範囲との関係で先使用権が認められないことがあり得ます。
更に、日本国内で先使用権が認められることになっても、その効力は日本国内に限定されます。海外では、各国の法律に従って先使用権立証のための証拠収集を行っておく必要があります。
そこで、特許出願による保護にするか、先使用権での保護にするかの検討、先使用権での保護にする場合の具体的な取り組みについては弁理士などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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